Overdracht intellectuele eigendom

Wat is een IE Licentie? Een (IE-)licentie is een gebruiksrecht dat de houder van een intellectueel eigendomsrecht (de licentiegever) verleent aan een ander (de licentienemer) om voor bepaalde activiteiten en in een bepaald gebied gebruik te maken van dat specifieke intellectuele eigendomsrecht Daarnaast geldt een licentie als een vorderingsrecht van de licentienemer op de licentiegever. De reikwijdte van een (IE-)licentie wordt vastgelegd in een licentieovereenkomst. Daarin kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de licentie niet sublicenseerbaar en niet overdraagbaar is. Op deze manier kan de licentiegever controle houden over wie het desbetreffende intellectuele eigendomsecht kan en mag gebruiken. De niet overdraagbaarheid van de licentie hoeft echter niet in alle gevallen in de weg te staan aan een bedrijfsovername.

Onderscheid bij overname

Bij een overname moet onderscheid worden gemaakt tussen i) een aandelentransactie en ii) een activa (passiva)transactie. In het eerste geval worden de aandelen van de onderneming overgedragen aan de koper en zal de koper de nieuwe aandeelhouder van de onderneming worden. In het tweede geval worden in plaats van de aandelen in de onderneming, bepaalde vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld alle of een gedeelte van de IE-rechten en/of IE-licenties en bijbehorende bedrijfsactiva) van de onderneming overgedragen aan de koper. 

Overname van IE-licenties bij activatransacties

Bij overname van licenties in het kader van een activatransactie is sprake van overname van de contracten. De verkopende en kopende partij hebben in dat geval de medewerking van de licentiegever nodig. Die medewerking kan vóór of eventueel na de overname plaatsvinden. Indien de licentie niet overdraagbaar is komt er in beginsel geen rechtsgeldige overdracht tot stand, tenzij de desbetreffende houder van het IE-recht alsnog toestemming geeft voor de overdracht van de licentie. 

Overname van IE-licenties bij aandelentransacties

Bij een aandelentransactie verandert feitelijk niets in de contractuele relatie tussen de licentienemer en de licentiegever. Immers, de onderneming (licentienemer) krijgt alleen een andere aandeelhouder, maar blijft zelf bestaan. Het gevolg hiervan is dat ook de licentie(overeenkomst) ongewijzigd blijft bestaan. Er is geen sprake van een contractsovername of een overdracht van intellectuele eigendomsrechten, hetgeen dus betekent dat de eventuele niet-overdraagbaarheid van de licentie niet aan de voorgenomen overname in de weg staat. Bij een aandelentransactie is dus in beginsel geen medewerking van de licentiegever nodig. Dit is echter anders indien in de licentieovereenkomst een zogenoemde change of control” bepaling staat, op grond waarvan de licentieovereenkomst onmiddellijk eindigt ingeval van een overdracht van aandelen van de licentienemer, tenzij de licentiegever alsnog instemt met de beoogde wijziging in aandeelhouders.

Kortom: Om de juridische positie van de onderneming in een overname met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten te bepalen is het verstandig intellectuele eigendomsrechten en licenties goed te (laten) onderzoeken. Bij licenties zal in het bijzonder goed moeten worden onderzocht of er eventuele contractuele beperkingen bestaan met betrekking tot overnames en of wijzigingen. 

Hulp nodig bij het overdragen van intellectuele eigendomsrechten?

Wilt u ondersteuning bij het overdragen van Intellectuele Eigendomsrechten? Of heeft u te maken met een geschil over het overdragen van Intellectuele Eigendomsrechten? Onze juristen assisteren u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.



Specialist overdracht intellectuele eigendom

IE rechten zijn een belangrijk bezit, er moet daarom altijd goed worden nagedacht over de overdracht hiervan.
Innovation / Growth / Commitment

Jurist overdracht intellectuele eigendom

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij kunnen u hiermee helpen. Neem vrijblijvend contact op!